Propriedade industrial
e o conjunto de protecao de direitos sobre as patentes de invencao, patente de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, registro de marcas, bem como a repressao da concorrencia desleal e as falsas indicacoes geograficas.
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A propriedade industrial encontra-se regulada no art. 5º, inciso XXIX, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988
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, bem como disciplina seu regime juridico por meio da Lei da Propriedade Industrial ? LPI, Lei n. 9.279/96.
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Esta lei revogou o antigo Codigo da Propriedade Industrial (Lei n. 5.772/71), que por sua vez revogou o seu antecessor e tambem denominado Codigo da Propriedade Industrial (Decreto-lei n. 1.005/69).
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Segundo a Lei de Propriedade Industrial, os bens que compoem a propriedade industrial sao considerados imateriais ou incorporeos, bem como sao tratados como bens moveis (art. 5º da LPI).
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Esse tratamento esta em consonancia com o que disciplina o art. 83, inciso III, do Codigo Civil de 2002, segundo o qual “consideram-se bens moveis para os efeitos legais: (...) III ? os direitos pessoais de carater patrimonial e respectivas acoes”.
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Dessa forma, por se tratar de bem movel, e possivel a licenca de exploracao de uma patente de invencao ou a cessao de um registro de marca, por exemplo. Alem disso, com base no art. 225 da LPI, e cabivel acao judicial para reparacao de dano causado aos direitos de propriedade industrial, com prazo prescricional de 5 anos.
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No Brasil, o orgao responsavel pelo registro de propriedade industrial e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (
INPI
). Trata-se de uma autarquia federal, criada em 1970, vinculada ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior (MDIC).
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Esse orgao e responsavel pelo registro e concessao de marcas, patentes, desenho industrial, transferencia de tecnologia, indicacao geografica, programa de computador e Topografia de Circuito Integrado. Assim, nasce para o inventor o direito de exploracao industrial de sua invencao somente apos registrar a devida patente, pois o registro de Propriedade Industrial so se contesta mediante a comprovacao da existencia de registro anterior.
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Propriedade Intelectual. Direitos autorais e propriedade industrial
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Ao se estudar propriedade industrial, faz-se necessario destacar a diferenca deste instituto para os institutos da propriedade intelectual e dos direitos autorais. Como o conceito de propriedade industrial foi abordado no topico anterior, parte-se para os proximos conceitos.
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A propriedade intelectual e “o conjunto de normas de protecao sobre bens incorporeos ou imateriais (o que nao tem existencia fisica) decorrente da criatividade, inteligencia ou sensibilidade de seu criador ? autor ou inventor.” (TEXEIRA, Tarcisio. 2018).
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A propriedade intelectual e considerada genero, da qual decorrem duas especies, o direito autoral (influenciado pela lei civil ? Codigo Civil de 2002) e a propriedade industrial (decorrente do direito empresarial).
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Ja os direitos autorais, segundo Tarcisio Teixeira, tratam da protecao dos interesses dos criadores de obras literarias, artisticas e cienti?cas (Lei n. 9.610/98), bem como da tutela do programa de computador ? software (Lei n. 9.609/98).
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O direito autoral encontra fundamentacao legal no art. 5 º, inciso XXVII, da CRFB/88, o qual dispoe que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilizacao, publicacao ou reproducao de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;” e inciso XXVIII:
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“(...) sao assegurados, nos termos da lei: a) a protecao as participacoes individuais em obras coletivas e a reproducao da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de ?scalizacao do aproveitamento economico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos interpretes e as respectivas representacoes sindicais e associativas.”
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Dessa forma, nao ha de se confundir propriedade intelectual e direitos autorais com propriedade industrial. Segundo Andre Luiz Santa Cruz Ramos, dentre as principais diferencas entre o direito de propriedade industrial e o direito autoral, podemos cita as seguintes:
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- A protecao dos direitos de propriedade industrial depende da concessao do registro ou da patente (art. 2º da Lei 9.279/1996)
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, ao passo que a protecao dos direitos autorais independe de registro (art. 18 da Lei 9.610/1998)
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;
- Existe um orgao estatal especifico para concessao de registros e patentes relativos aos direitos de propriedade industrial (Instituto Nacional da Propriedade Industrial ? INPI; art. 2.º da Lei 5.648/1970), enquanto os direitos autorais sao registrados, facultativamente e conforme a sua natureza, em orgaos variados que nao foram criados especificamente para isso (Biblioteca Nacional, Escola de Musica, Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Cinema e Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ? CREA; art. 17 da Lei 5.988/1973);
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- Os prazos de vigencia dos direitos de propriedade industrial (arts. 40, 108 e 133 da Lei 9.279/1996) sao distintos dos prazos de vigencia dos direitos autorais (art. 41 da Lei 9.610/1998).
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- O direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito de propriedade industrial protege uma tecnica.
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A patente e um titulo (carta-patente) concedido ao criador de uma invencao, ou modelo de utilidade, assegurando-lhe a propriedade e o privilegio de uso e exploracao exclusivos durante determinado periodo.
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De acordo com a Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), as patentes podem ser de dois tipos: patentes de invencao ou patentes de modelo de utilidade.
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O uso indevido de um bem patenteado e considerado contrafacao (pirataria), o que da ensejo a acao judicial, que possibilitara ao titular da patente requerer a abstencao do uso indevido e perdas e danos junto ao infrator.
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A invencao esta relacionada a criacao de algo novo que possa ter aplicacao industrial, como um eletrodomestico que realize tarefas/funcoes ainda nao existentes em nenhum outro. Por isso, a invencao decorre da imaginacao criativa/inovadora do criador, que nao se confunde com a descoberta, que significa achar algo que ja existe.
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E necessario entender-se que nao e qualquer invencao que pode ser patenteada, pois ha requisitos que devem ser cumpridos para esse feito. Os requisitos, conforme o art. 8º da Lei da Propriedade Industrial, sao os seguintes: novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial. Ou seja, se uma invencao nao tiver aplicabilidade industrial, por exemplo, nao podera ser patenteada, tendo em vista que nao se encaixa nas condicoes propostas.
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Os tres requisitos sao imprescindiveis. Mas o que e uma novidade? Novidade significa que a invencao deve ser algo inedito e extraordinario, que ainda nao foi inventado/criado. Alguma coisa desconhecida pelo publico; um ato inventivo, portanto.
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E o que significa atividade inventiva? Atividade inventiva quer dizer que deve ser uma criacao decorrente da imaginacao ou da inteligencia humana, nao uma descoberta, que significa a revelacao de algo ja existente (o que nao tem protecao pelo regime juridico das patentes).
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A aplicabilidade industrial, por outro lado, relaciona-se as questoes economicas, sendo necessario que a invencao patenteada possa ser reproduzida em uma grande escala industrial, gerando a possibilidade de lucro. O art. 15 expressa que e suscetivel de aplicacao industrial o que possa ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de industria.
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Conforme o art. 40 da referida lei, o prazo de vigencia da patente de invencao e de 20 anos, sem renovacao. Depois desse periodo, a patente cai e qualquer pessoa passa a poder explora-la.
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Modelo de utilidade e o objeto de uso pratico que apresenta ato inventivo do qual resulte melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao. Ele deve apresentar nova forma ou disposicao, em relacao a invencao, e deve ter aplicacao industrial (LPI, art. 9º).
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As alteracoes em objetos ja existentes podem ajudar a melhorar sua funcao, dando maior praticidade, por exemplo. Elas nao sao invencoes nem criacoes, e sim melhoramentos em algo inventado por outra pessoa.
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De acordo com Fabio Ulhoa Coelho, o modelo de utilidade deve apresentar um avanco tecnologico a ponto de os tecnicos especializados o considerarem como algo criativo, engenhoso.
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Os requisitos da novidade, ato inventivo e aplicacao industrial tambem sao essenciais ao modelo de utilidade (LPI, arts. 11, 14 e 15). E novo quando nao compreendido no estado da tecnica. J a o ato inventivo se da quando, para um tecnico no assunto, o ato nao decorra de maneira comum ou vulgar do estado da tecnica. E a aplicacao industrial esta relacionada com o fato de que se possa utilizar ou produzir em qualquer tipo de industria.
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O prazo de vigencia do modelo de utilidade e de 15 anos, conforme art. 40 da LPI, e nao e prorrogavel. Depois desse tempo, a patente do modelo de utilidade cai, podendo, portanto ser explorada por qualquer um que se interesse.
E importante frisar as hipoteses daquilo que nao pode ser patenteado, em nenhuma de suas modalidades, por ferir uma diversidade de direitos. No art. 18, da Lei 9.279/1996, estao as hipoteses do que nao se pode patentear, sendo elas:
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I - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saude publicas;
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II - as substancias, materias, misturas, elementos ou produtos de qualquer especie, bem como a modificacao de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtencao ou modificacao, quando resultantes de transformacao do nucleo atomico; e
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III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgenicos que atendam aos tres requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial - previstos no art. 8º e que nao sejam mera descoberta.
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Paragrafo unico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgenicos sao organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervencao humana direta em sua composicao genetica, uma caracteristica normalmente nao alcancavel pela especie em condicoes naturais.
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Ainda ha de se pontuar que, com base no art. 78 da Lei 9.279/1996, as patentes podem ser extintas por outros fatores e nao apenas pela expiracao do seu prazo de vigencia. Tambem podem ser extintas pela renuncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; pela caducidade; pela falta de pagamento da retribuicao anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e pela inobservancia do disposto no art. 217. E como bem explicado no seu paragrafo unico, extinta a patente, o seu objeto cai em dominio publico.
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Os registros concedidos pelo INPI referem-se a dois diferentes bens industriais, o desenho industrial, conhecido como ''design'', e as marcas. O registro do primeiro guarda algumas semelhancas com a patente de invencao ou de modelo de utilidade, porque antigamente os desenhos industriais eram patenteados e nao registrados, distanciando-se, por vezes , da marca. Por essa razao, ao contrario da patenteabilidade, a registrabilidade nao comporta tratamento geral. Sao acentuadamente desiguais, em outros termos, as condicoes para o registro do desenho industrial e de marca.
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Para que o registro de desenho industrial seja feito, e necessario que se preencha 3 requisitos.
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- Novidade:
um desenho industrial e novo quando nao compreendido no estado da tecnica. Os designers, profissionais da area, responsaveis por criar os desenhos, evidentemente ja conhecem os principais trabalhos realizados no campo do desenho industrial, bem como estao atentos as inovacoes apresentadas por seus colegas. Dedicam-se, inclusive, a estudar pecas classicas, de um jeito que possam encontrar solucoes da mesma forma que os autores das pecas. O conjunto de conhecimento resultante das observacoes e estudos compoe o estado da tecnica, amparado pela lei como tudo que foi divulgado, por qualquer meio, ate a data do deposito do pedido de registro. Integra tambem, o estado da tecnica o desenho depositado no INPI, mesmo ainda nao publicado. A exemplo do disposto relativamente ao estado da tecnica das invencoes e modelos de utilidade, tambem e concedido um ''periodo de graca'', ao autor do desenho. Ja no caso do design, no entanto, a lei estabeleceu os 180 dias anteriores ao deposito do pedido de registro, para fins de excluir do estado da tecnica a divulgacao feita, nesse periodo, pelo proprio designer, ou realizada em decorrencia de fraude. Prazo menor, portanto, que o relativo as invencoes e modelo de utilidade.
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- Originalidade:
e a apresentacao de uma configuracao visual diferente, em relacao aos objetos anteriores. Algumas alteracoes no desenho registrado por outra pessoa podem significar novidade, ja que nao se encontram no estado da tecnica, mas se nao trouxerem para objeto uma caracteristica peculiar, que o faca perfeitamente distinguivel dos seus pares, o registro nao podera ser concedido, em razao da falta de originalidade. Exemplo disso, e a famosa cadeira que Charles Mackintosh , arquiteto e designer escoces, projetou para a Hill House, em 1902. Cadeira de espaldar bem alto, formado por ripas pretas, que lembra uma escada(sete ripas abaixo do assento, vinte e duas acima). As ripas mais altas sao cortadas por traves verticais. Se um designer registrar no INPI uma cadeira com estas mesmas caracteristicas, mas com travas diagonais sobrepostas as ripas superiores, esta cadeira sera eventualmente nova, claro se nenhum outro designer tiver projetado antes, mas nada original. O resultado visual da nova cadeira nao seria suficientemente diferente do da Mackintosh. A originalidade esta para o desenho industrial como a inventividade esta para a invencao. Quer dizer, o direito industrial protege as criacoes engenhosa do espirito humano, e nao qualquer tipo de inovacao trazida aos objetos.
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- Desimpedimento:
a lei estabelece 3 impedimentos a concessao do registro de desenho industrial. Nao pode ser registrado o desenho que tem natureza puramente artistica, que ofende a moral e os bons costumes, a honra ou a imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciencia, crenca, culto religioso, ou contra ideias ou sentimentos dignos de respeito e veneracao, que apresente forma necessaria, comum, vulgar ou determinada essencialmente por consideracoes tecnicas e funcionais.
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A concessao do independe da previa verificacao, pelo INPI, da sua novidade e originalidade. Apenas a inexistencia dos impedimentos e checada pela autarquia, antes de expedicao do certificado. Se, em momento posterior, restar demonstrado o desentendimento dos requisitos da registrabilidade, o INPI instaura de oficio o processo de nulidade de registro concedido.
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Outro bem da propriedade industrial protegido mediante o registro, sao as marcas, que lei define como sendo ''os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao compreendidos nas proibicoes legais'', conforme art. 122 da LPI.
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]
A finalidade precipua da marca, portanto, e diferenciar/distinguir o produto ou servico de seus concorrentes no mercado. Dado o entendimento predominante sobre a necessidade de a marca ser distintiva/diferenciadora serve a dois propositos: defesa do empresario e protecao dos consumidores, vista que no Brasil, ao contrario do que ocorre em alguns ordenamentos juridicos estrangeiros nao previu a possibilidade de se registrar como marca um sinal sonoro, haja vista a experiencia legal de que o sinal distintivo seja visualmente perceptivel. Da mesma forma, nao e possivel registrar com marca um determinado cheiro ou odor, que seria a denominada marca olfativa. Sinais ou expressoes nao registraveis como marca estao elencados no art. 124 da LPI,
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exemplo:
"Art. 124. Nao sao registraveis como marca:
I - brasao, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designacao, figura ou imitacao;
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
III - expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciencia, crenca, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneracao;
IV - designacao ou sigla de entidade ou orgao publico, quando nao requerido o registro pela propria entidade ou orgao publico;
V - reproducao ou imitacao de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusao ou associacao com estes sinais distintivos; [...]"
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]
A LPI, em seu art. 123, distingue 3 especies de marca:
marca de produto ou servico
, que e aquela usada para distinguir produto ou servico de outro identico, semelhante ou afim, de origem diversa;
marca de certificacao
, que e aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou especificacoes tecnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
marca coletiva
, que e aquela usada para identificar produtos ou servicos provenientes de membros de uma determinada entidade.
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4
]
A
marca de produto ou servico
representa a nocao geral de marca que todos nos possuimos, ou seja, os sinais que sao usados pelos empresarios para identificar os produtos ou servicos que comercializam ou produzem. Esta prevista no inciso I do art. 123 da LPI (exemplo: Nike, Coca-cola, BMW, Apple).
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]
A
marca de certificacao
, por sua vez, e aquela que atesta a qualidade de determinado produto ou servico conforme normas tecnicas estabelecidas por institutos especializados, os quais podem ser de natureza governamental ou apenas credenciados pelos orgaos oficiais competentes. Esta regulada no inciso II do art. 123 da LPI (exemplo: certificados INMETRO).
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]
Por fim, a
marca coletiva
e aquela que atesta a proveniencia de determinado produto ou servico. Ela indica ao consumidor, por exemplo, que os empresarios que a utilizam sao membros de determinada associacao, e que seus produtos ou servicos estao em conformidade com as regulamentacoes tecnicas dessa entidade. Esta regulada no inciso III do art. 123 da LPI (exemplo: AMORANGO, que atesta que o produtor e membro da Associacao dos Agricultores Familiares Produtores de Morango de Nova Friburgo).
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Perceba-se que a marca de produto ou servico sera registrada pelo proprio empresario que ira utiliza-la, enquanto a marca de certificacao e registrada por um ente certificador, e a marca coletiva e registrada pela entidade que congrega os membros que vao usa-la. No caso da marca de certificacao, qualquer empresario que atenda aos requisitos de controle do certificador titular da marca podera usa-la. No caso da marca coletiva, por sua vez, qualquer membro da entidade que atenda as condicoes do seu regulamento de utilizacao podera usa-la. Nesse sentido, dispoe o art. 150 da LPI
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1
]
: “o uso da marca independe de licenca, bastando sua autorizacao no regulamento de utilizacao”. Ja o art. 149 preve que “qualquer alteracao no regulamento de utilizacao devera ser comunicada ao INPI, mediante peticao protocolizada, contendo todas as condicoes alteradas, sob pena de nao ser considerada”.
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]
Existe, ainda, um outro criterio importante de classificacao das marcas, que leva em conta a sua
forma de apresentacao
. Nesse sentido, as marcas podem ser
nominativas, figurativas,
mistas'
ou '
tridimensionais
.
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4
]
As
marcas nominativas
sao as criadas a partir de palavras e/ou numeros ou
combinacao de palavras e numeros. Podem ser expressoes ja existentes ou criacoes originais
(exemplo: Varig).
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4
]
As
marcas figurativas
, por seu turno, sao aquelas constituidas por desenhos, simbolos ou figuras que apresentam configuracao grafica decorativa, incomum, nao usual (exemplo: a estrela da Mercedes).
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]
As
marcas mistas
, como o nome ja indica, sao as que se constituem por meio da combinacao das duas especies de marcas acima mencionadas (exemplo: Coca-Cola, que usa uma escrita bem diferente).
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4
]
As
marcas tridimensionais
sao outra novidade da lei. Trata-se daquelas que sao constituidas pela forma plastica do produto, ou seja, sua configuracao fisica, com capacidade distintiva e dissociada de efeitos tecnicos (exemplo: a embalagem do chocolate Toblerone). Como a distincao entre a marca figurativa e o desenho industrial nem sempre e facil, muitas vezes o que determina o tipo de registro feito (desenho ou marca) e a escolha do empresario.
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4
]
Procedimento do pedido de registro da marca
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]
De acordo com o art. 129 da LPI
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1
]
, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposicoes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificacao o disposto nos arts. 147 e 148”. Ve-se, pois, que assim como ocorre com os pedidos de patente e com o pedido de registro de desenho industrial, o pedido de registro de marca tambem tem seu procedimento detalhado na LPI.
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]
De acordo com o art. 155 da LPI
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, o pedido de registro de marca “devera referir-se a um unico sinal distintivo e, nas condicoes estabelecidas pelo INPI, contera: I ? requerimento; II ? etiquetas, quando for o caso; e III ? comprovante do pagamento da retribuicao relativa ao deposito”. Complementando a regra do
caput
, o paragrafo unico preve que “o requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverao ser apresentados em lingua portuguesa e, quando houver documento em lingua estrangeira, sua traducao simples devera ser apresentada no ato do deposito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de nao ser considerado o documento”.
[
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]
Recebido o pedido, passa-se ao seu exame, que se inicia com a sua publicacao, para que eventuais interessados apresentem oposicao. E o que preve o art. 158 da LPI
[
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]
: “protocolizado, o pedido sera publicado para apresentacao de oposicao no prazo de 60 (sessenta) dias”. Havendo oposicao, “o depositante sera intimado (...), podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias” (§ 1.º). Se a oposicao fundar-se no fato de a marca a ser registrada ja ser usada no Brasil ou em pais signatario da Convencao da Uniao de Paris, cabera ao autor da oposicao comprovar, em 60 dias, o deposito do pedido de registro da marca que alega ja usar. E o que preve o § 2.º do art. 158 da LPI: “nao se conhecera da oposicao, nulidade administrativa ou de acao de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, nao se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias apos a interposicao, o deposito do pedido de registro da marca na forma desta Lei”.
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4
]
O prazo de vigencia do registro de marca e de
10 anos, contado da data de concessao
, podendo ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos, nos termos do art. 133 da LPI
[
1
]
, que assim dispoe: “o registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessao do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos”.
[
4
]
Perceba-se que, ao contrario do que ocorre com os prazos de vigencia das patentes e do registro de desenho industrial, o prazo de vigencia da marca se inicia a partir da concessao, e nao do deposito. Ademais, dessa vez, ao contrario apenas do que ocorre com o prazo de vigencia das patentes, mas igualmente ao que ocorre com o de vigencia do registro de desenho industrial, o prazo de vigencia do registro de marca e prorrogavel. O que muda entre o prazo de vigencia do registro de desenho industrial e o de vigencia do registro de marca e apenas o prazo dessa prorrogacao. Enquanto o prazo de vigencia do registro de desenho industrial pode ser prorrogado por tres periodos de cinco anos, o de vigencia do registro de marca pode ser prorrogado por varios periodos de dez anos, sem limite. Portanto, o registro de marca pode vigorar indefinidamente, bastando que o seu titular requeira sempre a prorrogacao do prazo de vigencia, nos termos da lei.
[
4
]
Esse pedido de prorrogacao, segundo o § 1.º do art. 133, “devera ser formulado durante o ultimo ano de vigencia do registro, instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuicao”. Nao feito o pedido de prorrogacao neste prazo, ainda ha uma ultima alternativa ao titular da marca. Com efeito, de acordo com o § 2.º do art. 133, “se o pedido de prorrogacao nao tiver sido efetuado ate o termo final da vigencia do registro, o titular podera faze-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuicao adicional”. Ao titular do registro de marca concedido pelo INPI se confere protecao juridica que lhe
assegura o seu uso exclusivo em todo o territorio nacional
(art. 129 da LPI), podendo ainda ele, conforme disposicao do art. 130 da LPI: “I ? ceder seu registro ou pedido de registro; II ? licenciar seu uso; III ? zelar pela sua integridade material ou reputacao”.
[
4
]
Em resumo, pode-se concluir que, em caso de conflito entre nome empresarial e marca, deve-se verificar inicialmente a eventual possibilidade de convivencia entre ambos, considerando-se que: (i) em principio, o nome empresarial e protegido apenas no territorio do Estado da Junta Comercial na qual foi registrado; (ii) em principio, a marca e protegida apenas no ramo de atividade referente ao produto ou servico que identifica. Caso, todavia, verifique-se que a colidencia entre o nome empresarial e a marca seja passivel de provocar confusao entre consumidores, com eventual desvio de clientela, deve-se solucionar o conflito segundo o criterio da anterioridade do registro.
[
4
]
Finalmente, sobre eventuais conflitos entre nomes empresariais e marcas, foi aprovado tambem o Enunciado 1 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, com o seguinte teor: “Decisao judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca nao implica a anulacao do respectivo registro no orgao proprio nem lhe retira os efeitos, preservado o direito de o empresario altera-lo.”
[
4
]
Ha, porem, marcas que possuem protecao em qualquer ramo de atividade, configurando excecao ao principio da especificidade ou especialidade. Trata-se da marca de alto renome, a qual, conforme disposto no art. 125 da LPI
[
1
]
, tem protecao em todos os ramos de atividade. Eis o teor da regra em comento: “a marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecao especial, em todos os ramos de atividade”. A marca de alto renome e a que, dotada de magia e magnetismo proprios, atingiu notoriedade, isto e, ampla projecao no territorio nacional, sendo reconhecida pelo publico em geral, de qualquer categoria socioeconomica, independentemente de sua ligacao com o segmento da atividade empresarial originaria. E, diante disso, a legislacao assegura protecao especial a marca de alto renome em todos os ramos de atividade.
Observe-se que a marca de alto renome, na verdade, e excecao ao principio da especialidade, pelo qual a marca se restringe a classe a que pertence. Quanto a marca de alto renome, assim registrada, seu titular pode impedir o uso de outra semelhante ou identica em qualquer ramo de atividade.
[
4
]
Cabe ao INPI dizer se uma marca e de alto renome ou nao; caso inexista uma declaracao administrativa do INPI nesse sentido em relacao a uma determinada marca, o titular pode requere-la, nao apenas num caso concreto e pela via incidental, como era previsto na Resolucao 121/2005 da autarquia, mas tambem de forma autonoma e abstrata; se o INPI nao emitisse tal declaracao, mesmo tendo a parte requerido, ainda assim nao caberia ao Judiciario faze-lo, cabendo a ele, nessa situacao, apenas adotar medidas para forcar a manifestacao do INPI.
[
4
]
A Indicacao Geografica e um nome geografico que identifica um produto ou servico como originario de uma area geografica delimitada quando determinada qualidade, reputacao ou outra caracteristica e essencialmente atribuida a essa origem geografica.
[
8
]
Possuem protecao juridica pela Lei da Propriedade Industrial, podendo, assim como sao as marcas, serem registradas.
[
3
]
A realizacao do registro e de grande importancia pois, alem da identificacao da origem do produto, representam uma “garantia” institucional de qualidade, em funcao do local da fabricacao ou da colheita, o que contribui para o desenvolvimento socioeconomico da regiao produtora do bem, pois cria uma especie de selo de origem e de caracteristicas singulares dos produtos das localidades, permitindo a manutencao e valorizacao do patrimonio cultural de regioes do pais.
[
3
]
A Indicacao Geografica no Brasil se divide em duas especies:
[
3
]
- INDICACAO DE PROCEDENCIA:
E o nome geografico de localidade ou regiao que se tenha tornado conhecido como centro de extracao, producao ou fabricacao de determinado produto ou de prestacao de determinado servico.
[
8
]
Conforme o art. 177 da Lei 9.279. Sendo exemplos as cidades de Bento Goncalves/RS e Arapongas/PR, que sao conhecidos pela fabricacao de moveis. Franca/SP e conhecida como produtora e exportadora de calcados.
[
3
]
- DENOMINACAO DE ORIGEM:
E o nome geografico de pais, cidade, regiao ou localidade de seu territorio, que designe produto ou servico cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.
[
8
]
Conforme o art. 178 da Lei 9.279. Champagne e um exemplo, sendo uma marca de vinho branco e espumante produzido na regiao de Champagne, situada no nordeste da Franca. Serra Gaucha, localidade no interior do Estado do Rio Grande do Sul na qual se produzem vinhos com caracteristicas especificas, e um dos exemplos do Brasil.
[
3
]
Estas especies cumprem a mesma funcao: proteger o nome geografico reconhecido e garantir a origem e a tipicidade ou qualidade de um produto ou servico.
[
8
]
Como bem previsto no art. 179 da Lei 9.279/96.
[
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O nome geografico designa um determinado espaco geografico. Nas indicacoes geograficas, o nome geografico e o seu gentilico, ou seja, alem de identificar localidades e regioes, relacionam o homem ao seu ambiente, a geografia, a historia, as caracteristicas socioculturais e fisico-geograficas desses territorios.
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O nome geografico pode:
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- ser o nome politico administrativo da localidade ou da regiao, como exemplo Paraty e Franca.
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- ser a referencia geografica, como por exemplo Canastra, que e uma serra em Minas Gerais, e Regiao das Lagoas MundauManguaba, que e um complexo estuarino lagunar em Alagoas.
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- vir acompanhado do nome do produto ou ser vico, como por exemplo Banana da Regiao de Corupa.
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O art. 180 da Lei 9.279 define que o quando o nome geografico se torna de uso comum, ou seja, aquele que perdeu a vinculacao com a sua origem geografica e passou a se referir a um tipo de produto ou servico, nao sera considerado indicacao geografica, por exemplo, Minas para queijo.
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E ainda, o nome geografico que nao constitua indicacao de procedencia ou denominacao de origem podera servir de elemento caracteristico de marca para produto ou servico, desde que nao induza falsa procedencia, conforme art. 181 da Lei 9.279/96.
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Na indicacao de procedencia, e necessario comprovar sua configuracao por meio de um levantamento da historia do produto ou do servico, da localidade ou da regiao, baseado em documentos que constatem essa notoriedade atraves de reportagens ou notas em jornais, revistas, radios, internet, televisao, teses ou artigos cientificos e outros. E necessario que o nome geografico seja expressamente mencionado por diversas fontes e relacionado ao produto ou servico.
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Ja para denominacao de origem, e necessario comprovar atraves de documentos que contenham de forma descritiva a influencia do meio geografico nos resultados efetivos de qualidades ou caracteristicas do produto ou servico. Para o meio geografico leva-se em consideracao a interacao dos fatores naturais e humanos.
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A indicacao geografica se da pela area delimitada que deve ser baseada em criterios tecnicos, objetivos, claros, coerentes e relevantes, para que se possa realizar a caracterizacao da relacao da localidade ou regiao com o seu produto ou servico sendo definida com precisao. Sera estabelecida por um Instrumento Oficial emitido pelo orgao competente de cada Estado ou da Uniao afim ao produto ou servico distinguido pela Indicacao Geografica.
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Esta area delimitada pode abranger um estado, municipio, em parte ou sua totalidade e ate mesmo mais de um municipio, inclusive se estiverem em estados diferentes e ainda, ser descontinua. Os limites tambem podem ser naturais, como serras e rios, coordenadas geograficas ou limites politicos administrativos.
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A delimitacao da area para indicacao de procedencia se da pelo reconhecimento da localidade ou regiao, como centro de extracao, fabricacao ou producao do determinado produto ou servico.
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No caso da denominacao de origem, a delimitacao da area e pelos fatores naturais, entre eles relevo, temperatura, umidade do ar, tipo de solo, vento, chuvas, etc. e pelos fatores humanos, que determinam as qualidades ou caracteristicas exclusivas ou essenciais aquele produto ou servico.
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Algumas exemplos de produtos com areas delimitadas sao: a cachaca de Salinas, que abrange a totalidade de dois municipios e parte de outros quatro; O mel do Pantanal, que alcanca parte dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul; e a cajuina do Piaui, que alcanca todo o estado que lhe deu nome.
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Conforme o art. 182 da Lei 9.279/96
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, o uso da indicacao geografica e restrito aos produtores e prestadores de servico estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relacao as denominacoes de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. Ou seja, somente os produtores do produto ou prestadores do servico estabelecidos dentro da area delimitada da indicacao geografica sao os titulares do direito de seu uso, estando ainda condicionados ao cumprimento das normas do Caderno de Especificacoes Tecnicas e sujeito ao controle definido pela entidade representativa da indicacao geografica, que e quem faz o pedido de registro necessario para utilizacao da indicacao geografica.
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E seu paragrafo unico regula que o INPI estabelecera as condicoes de registro das indicacoes geograficas.
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A entidade representativa pode ser uma associacao, sindicato ou qualquer outra entidade que possa atuar como substituto processual, ela e quem representa os produtores ou prestadores de servicos, tambem junto ao INPI. Tem poderes para requerer o registro da indicacao geografica, desde que esteja estabelecida dentro da area delimitada e que seu quadro social seja composto, total ou predominantemente, por participantes da cadeia produtiva do respectivo produto ou servico.
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O Caderno de Especificacoes Tecnicas e o documento normativo que diz respeito a producao e ao produto ou a prestacao de servico e ao servico para o uso da indicacao geografica, nao podendo contrariar a legislacao vigente.
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E necessario que a entidade tenha um estatuto. Neste estatuto deve estar evidente que a entidade:
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a) representa os produtores ou prestadores de servico da indicacao geografica;
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b) tem relacao direta com a cadeia do produto ou servico objeto da indicacao geografica;
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c) tem como objeto ou finalidade requerer, gerir, controlar, promover e defender a indicacao geografica;
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d) sua atuacao tem abrangencia territorial que engloba a area da indicacao geografica.
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O Caderno de Especificacoes Tecnicas e o documento normativo que diz respeito a producao e ao produto ou a prestacao de servico e ao servico para o uso da indicacao geografica, nao podendo contrariar a legislacao vigente.
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Entidade Representativa e Caderno de Especificacoes Tecnicas
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A entidade representativa nao pode restringir ou limitar o uso do nome geografico aos seus associados ou a qualquer outro produtor estabelecido dentro da area geografica delimitada que cumpra com o Caderno de Especificacoes Tecnicas e se submeta ao regime de controle definido para a IG. Nao pode tambem exigir filiacao a entidade para uso da IG. Uma entidade representativa atuante e essencial para a implementacao e gestao da IG. O sucesso de uma IG dependera do esforco continuo dos produtores ou prestadores de servico organizados coletivamente.
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A protecao juridica das indicacoes geograficas ocorre mediante o respectivo registro no INPI, respeitadas ? sem prejuizo de outras normas ? as regras da Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) e as disposicoes da Instrucao Normativa INPI n. 25/2013 e da Resolucao INPI n. 55/2013. O Acordo TRIPS tambem regula a tematica das indicacoes geograficas por meio dos seus arts. 22 a 24.
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A Lei de Propriedade Industrial regula ainda os crimes contra indicacoes geograficas e demais indicacoes:
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- Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer a venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicacao geografica. Pena - detencao, de 1 (um) a 3 (tres) meses, ou multa.
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- Art. 193. Usar, em produto, recipiente, involucro, cinta, rotulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgacao ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "especie", "genero", "sistema", "semelhante", "sucedaneo", "identico", ou equivalente, nao ressalvando a verdadeira procedencia do produto. Pena - detencao, de 1 (um) a 3 (tres) meses, ou multa.
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- Art. 194. Usar marca, nome comercial, titulo de estabelecimento, insignia, expressao ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedencia que nao a verdadeira, ou vender ou expor a venda produto com esses sinais. Pena - detencao, de 1 (um) a 3 (tres) meses, ou multa.
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Em definicoes enxutas, concorrencia e o ato ou efeito de disputar algo com outras pessoas, e desleal e o que que apresenta desonestidade, uma conduta traicoeira. Neste caminho, Tarcisio Teixeira define concorrencia desleal como “determinadas acoes de agentes economicos, na busca de favorecimento proprio ou de terceiro, sao consideradas infieis ou sao utilizadas com falsidade, portanto, condutas ilicitas, pois prejudicam seus concorrentes.”
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A Constituicao Federal de 1988 tem um titulo sobre a ordem economica e financeira onde elenca alguns principios a serem observados, entre eles a livre concorrencia e em seu paragrafo unico tem a previsao do livre exercicio de qualquer atividade economica. Desta forma Tarcisio Teixeira conceitua que: “Dessa forma, e assegurado a todos participar do mercado num sistema de concorrencia. Porem, se um agente praticar determinada acao tida como ilicita, a concorrencia se torna desleal.”
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O Decretos n. 1.263/94 ratificou a Convencao da Uniao de Paris no Brasil, juntamente com o 75.572/75 que trouxe algumas determinacoes importantes em seu artigo 10 bis:
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1) Os paises da Uniao obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Uniao protecao efetiva contra a concorrencia desleal.
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2) Constitui ato de concorrencia desleal qualquer ato de concorrencia contrario aos usos honestos em materia industrial ou comercial.
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3) Deverao proibir-se particularmente:
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- todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusao com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- as falsas alegacoes no exercicio do comercio, suscetiveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- as indicacoes ou alegacoes cuja utilizacao no exercicio do comercio seja suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabricacao, caracteristicas, possibilidades de utilizacao ou quantidade das mercadorias.
Ja o Decreto n. 1.355/94 prenuncia a necessidade do controle de praticas de concorrencia desleal, em seu artigo 40.
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Posteriormente foi sancionada a Lei 9.279 que regula direitos e obrigacoes sobre a propriedade industrial, definindo seu capitulo IV sobre os crimes de concorrencia desleal.
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Em 1996 foi sancionada a Lei 9.279, que regula direitos e obrigacoes sobre a propriedade industrial, definindo seu capitulo IV sobre os crimes de concorrencia desleal.
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Sao crimes de concorrencia desleal quem: "I - publica, por qualquer meio, falsa afirmacao, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; (...)", entre outras condutas.
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Ainda na Lei 9.279/96 esta previsto o direito ao prejudicado por atos de concorrencia desleal, haver perdas e danos.
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"Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de violacao de direitos de propriedade industrial e atos de concorrencia desleal nao previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacao ou os negocios alheios, a criar confusao entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre os produtos e servicos postos no comercio."
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E com base contratual, em caso de omissao, o Codigo Civil estabelece que:
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"Art. 1.147. Nao havendo autorizacao expressa, o alienante do estabelecimento nao pode fazer concorrencia ao adquirente, nos cinco anos subsequentes a transferencia.
Paragrafo unico. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibicao prevista neste artigo persistira durante o prazo do contrato."
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O
trade dress
, conhecido como conjunto-imagem por aqui, ja e bastante difundindo em solo estadunidense, onde o assunto ja se encontra em legislacao. No Brasil, ainda nao e muito conhecido, ficando restrito as doutrinas conceituarem este instituto, porem, houve decisoes, ainda que polemicas, reconhecendo a ilegalidade nessa pratica, baseadas em doutrinas.
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O conceito de
trade dress
, trazido pelo doutrinador, e que “ocorre a violacao ao chamado
trade dress
quando um concorrente nao copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma serie de caracteristicas do produto ou ate mesmo o
modus operandi
da prestacao de um servico”, ou seja, nao chega a ser uma copia descarada, mas imita os detalhes de uma marca, como o
layout
de um menu, a arte de uma embalagem, talvez vendo como uma brecha para nao recair na ilegalidade.
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Voltando ao assunto das decisoes, o TJSP, em julgamento de um Agravo de Instrumento envolvendo uma grande marca de
fast food
brasileira, entendeu desta forma:
"Tutela antecipada que se concede inaudita altera parte Sociedade titular da marca "China in box" que luta pela unicidade do signo e elementos identificadores, inclusive dos desenhos industriais registrados e que caracterizam a embalagens de seus produtos (delivery) Sociedade requerida que oferece comida da culinaria regional (mineira, principalmente) utilizando a expressao "Uai in box", com entrega em pacotes iguais aos da autora Pratica ilicita e que obriga garantir exclusividade para nao iludir consumidores e depreciar a forca da marca forte Provimento." (TJ-SP - AI: 1381582120128260000 SP 0138158-21.2012.8.26.0000, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 31/07/2012, 1ª Camara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicacao: 02/08/2012)
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Como podemos observar, o entendimento vai alem de uma “simples copia” com o intuito de se beneficiar, mas tambem olha o lado de que a empresa ja estabelecida no mercado, caso sofra dessa pratica, possa ter sua marca depreciada em razao de ilusao dos seus consumidores acharem estar adquirindo um produto da mesma.
O Resp 1.778.910/SP entende que para se caracterizar violacao ao
trade dress
“e necessaria a producao de prova tecnica para se concluir pela existencia de concorrencia desleal decorrente da utilizacao indevida do conjunto-imagem (
trade dress
) de produto”.
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E-marcas, e-patentes e e-commerce. Programas De Computador. Nomes de Dominio.
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Imagina voce ter que esperar de 5 a 8 anos para obter um registro de marca junto ao INPI? pois e, essa demora ja desiludiu diversos empreendedores em potencial e afastou investidores de se estabelecerem por aqui, visto que em outros paises a espera pode ser metade desse tempo.
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Pensando nisso, o INPI criou o e-Marcas e o E-patentes, que integram a plataforma e-INPI, possibilitando que os procedimentos possam ser feitos de forma online, agilizando os processos e minimizando a quantidade de servidores necessarios para o atendimento.
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Ao minimizar o tempo de espera, podera estimular inovacoes, propiciar maior competitividade e evitar o registro de patentes que poderiam ser registradas primeiramente no Brasil, mas que acabam sendo registradas antes em outros paises para, se for o caso, posteriormente, requerer o direito de prioridade no Brasil. Conforme o INPI, desde 2015, 99% dos pedidos de registros de marca sao feitos por meio de procedimento eletronico.
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Ja o e-Commerce, foi introduzido na legislacao brasileira atraves do decreto 7.962/2013, que veio preencher uma lacuna no CDC, ja que o mesmo foi criado nos anos 90, quando o comercio eletronico praticamente nao existia mundo afora, tampouco por aqui.
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No site do SEBRAE pode-se encontrar um breve esclarecimento sobre este instituto, eles definem o e-commerce como “aquele comercio realizado por meio da internet, este e o conceito mais simples e amplo que se pode formular, diversos tipos de relacoes comerciais estao inclusas nesta definicao: entre empresas e consumidores, empresas e empresas ou entre consumidor e consumidor”.
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Sao essas algumas obrigacoes que o decreto 7.962/2013 estabelece para o comercio eletronico: Exige identificacao completa do fornecedor no site, exige o endereco fisico e eletronico no site, informacoes devem ser claras e precisas, resumo e contrato completo devem ser disponibilizados, obriga etapa de confirmacao da compra, regras para o atendimento eletronico, discorre sobre seguranca das informacoes, direito de arrependimento (empresa deve informar e permitir), regras para estornos solicitados, regras para as compras coletivas. (sebrae.com.br).
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Entretanto, como a tecnologia anda mais rapido que o direito, o e-commerce comecou a migrar para outros tipos de plataformas, principalmente os pequenos empresarios, colocando seu negocio em redes sociais ou em plataformas especificas de compras online, saindo entao de algumas exigencias que o decreto previa, cabendo ao legislador se atualizar.
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Com a digitalizacao de diversos trabalhos e procedimentos, houve a necessidade de que se desenvolvessem ferramentas para que se pudesse facilitar o acesso aos computadores, dai entramos no instituto dos Programas de computador.
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Dentre as diversas utilidades, o site do INPI tambem tem informacoes preciosas sobre quase todos os assuntos abordados aqui. Esse sitio eletronico define Programas de Computador como “um conjunto de instrucoes escritas em linguagem de programacao (codigo fonte) para que seja realizada uma ou diversas tarefas.
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Os Programas de computador ou
software
, estao presente nao so no desktop tradicional, mas tambem nos celulares,
tablets
, facilitando ou entretendo a vida do usuario, aprimorando servicos e trazendo cada vez mais a globalizacao para as nossas maos.
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Como quase todos os institutos abordados aqui, tambem e necessario que se faca o registro de um
software
. Devendo o mesmo ser feito junto ao INPI, de forma online e tendo seus direitos internacionalizados.
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Os Nomes de Dominio sao uma forma facilitada de voce acessar um IP (
internet protocol
) uma especie de endereco eletronico, visto que este e registrado atraves de uma serie de numeros. O sistema dos nomes de dominio simplifica e facilita o acesso aos sites da Internet, facilitando a navegacao. Ele representa, em ultima instancia, um tipo de sinal distintivo proprio, nao se confundindo com nomes empresariais, nomes de fantasia ou marcas.
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No Brasil, o registro do nome de dominio e feito atraves do Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto BR (NIC.br), por forca da Resolucao 001/05 do Comite. A verificacao do registro de um nome de dominio pode ser feita no site <www.registro.br>.
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O grande debate nesse instituto esta na possibilidade de usar um Nome de Dominio que seja referencia a uma marca que nao e de propriedade de quem esta nomeando o site. Jacques Labrunie, afirma que os direitos decorrentes do registro de uma marca se estendem aos nomes de dominio, em funcao do disposto no art. 129 da Lei n. 9.279/96
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, que assegura o uso exclusivo da marca em todo o territorio nacional, e do art. 189 da mesma Lei, que considera crime a reproducao ou imitacao de marca registrada, ja Gustavo Testa Correa, associa o uso indevido de uma marca a pratica de concorrencia desleal, nos termos do art. 195, III e V, da Lei n. 9.279/96, afirmando tambem que o endereco eletronico deve pertencer ao titular da marca.
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Referencias